商標・特許

商標権侵害リスクに対する備えの重要性

　自社の商品名・サービス名・キャンペーン名や、そのロゴマークを決定する際、どのような点に留意していますか？

　商品名やロゴマーク等が他社の商標権を侵害してしまったような場合、使用の差止めや最悪の場合には損害賠償請求をされるという事態が生じてしまいます。

　弊所では、御社が商品名・サービス名・キャンペーン名を決定される際、当該ネーミング・ロゴマーク等が他社の商標権を侵害していないかのご相談等についても承っております。

類否の判断基準

　商標の類否の判断は、商標の外観、称呼（呼び名・発音）、及び観念の３つの観点から、受け手に与える印象を全体的にとらえ、その商品等の取引の実情等も加味して、対象となる商標同士が同一又は類似の商品等につき、誤認混同を生じるおそれがあるかどうかで判断されます。

　商標類否の判断にあたっては、上記の３つの視点から対象となる商標同士が誤認混同を生じる程度に類似していないか、検討します。

　類否の判断方法として、対比的観察（両商標を並べて比較検討する方法）と、離隔的観察（両商標が時間場所等を異にしてみた場合に、両者を誤認混同する恐れがあるかどうかで判断する方法）があるとされています。

　対比的観察については直感的でわかりやすい方法と言えますが、離隔的観察方法を行うに当たっては、両商標の商品・役務自体にとどまらず、両商標の背景にある当該商品・役務を取り巻く状況を加味して判断する必要があります。

　具体的検討方法

　商標は文字の組み合わせや図形と文字の組み合わせにとどまらず、標章の表示サイズ比率や色彩等によっても異なってまいります。このような場合には、その全体像のみを比較する方法（全体的観察）にとどまらず、当該商標の中で中心（核）となる部分が何か、これを取り出して対比することも必要です。これを要部観察といい、どの部分が当該商標の識別力を有する要部に該当するかについても判断が必要になります。

　以上を踏まえて、商標の類否は、商標の外観・称呼・観念の３つの観点から、受け手に与える印象等を全体的にとらえ、その商品等の取引の実情も加味して、対象となる商標同士が、同一又は類似の商品等に使用された場合、商品等の出所につき、誤認混同を生じるおそれがあるかどうかで判断されます。

　その結果、原則としては外観・称呼・観念の３つの視点のうち一つでも類似しているという判断がされた場合には、両商標は類似している、というように判断されます。しかし、他の２つの要素が大きく異なるため、結局全体として紛らわしくないような場合には、両者は非類似の関係だ、ということもあるので、微妙な場合には専門家にご相談することをお勧めいたします。

結合商標の検討

　実務上判断が難しいパターンとしてよく検討するのは、二つ以上の文字や図形等を組み合わせた商標（これを「結合商標」といいます。）の一部分のみが類似していないか問題となるパターンです。

結合商標の類否については、次のように行うこととされています。

　まず、問題となる結合商標を観察し、全体が一体としてのみ用いられ、独立して用いられることがないか検討します。具体的には、当該商標全体がひとまとまりで初めて識別性を有する商標となるかという点を中心に、その他各部分を独立して取り扱う理由がないかという点から検討します。

原則としては、結合商標の全体を一体として検討しますが、例外的に各部分を分離して判断する場合があります。具体的には、商標の識別力の核となる部分が受け手に対して強く支配的な印象を与える場合や、核となる部分以外から識別性を有する称呼、観念等が生じないような場合には、例外的に当該部分を分離独立してその類否を判断することとなります（最判平成２０年９月８日参照。）。

わかりやすい例でいえば、ある商標が、大きく固有名詞・固有のロゴ等を配置しこれに小さくありふれた名詞・図形等を組み合わせてできたもののような場合には、当該商標のうち、固有名詞・ロゴ等の部分が当該商標の識別力の核となりこれが受け手にとって支配的な印象を与えるといえるので、この部分を分離独立させて他の商標との類否を判断するということになります。

このように、商標の一部が他の商標と類似しないか判断しなければならない場合、その判断は難しく、実務上もよく争いになる部分です。そのため、その判断に当たっても、やはり専門家の判断を得ることをお勧めいたします。

　ブランディング戦略

　企業の健全な成長には、御社の商品・サービスのブランディング戦略が必要となってまいります。弊所は、商品・サービスのブランディング戦略に対し、法律的な側面からお手伝いさせていただきます。

　ブランディング戦略としては、ブランドを構成するネーミング・ロゴマーク・デザイン・キャラクター・スローガン・メロディ等について、商品名やサービス名のネーミングや、ロゴマーク・トレードマークの商標登録、パッケージやデザインの意匠権の登録等、知的財産権を取得することで、ブランドを法的な保護の対象とすることを目的としてまいります。

　さらに、こうして構成されたブランドについて、商標権に基づく適切な権利行使を行い、模倣品・サービスやフリーライドを防いでいくことや、ライセンスの許諾等を通じて、ブランドの価値を高め、維持します。

　そこで、弊所では、商標権の登録申請等をはじめとする知的財産権戦略についてもご相談に応じさせていただきます。

商標登録申請について

　弊所では、ご相談の結果、商標権の取得が必要と判断した場合には、商標権の取得のための申請手続についても対応させていただいております。商標権取得の手続きの流れは以下の通りです。

⑴　対象となる標章の調査

　ある標章について商標権を取得しようとする場合、まず当該標章が商標権を取得することが可能か、調査致します。

　具体的には、当該標章の識別性等の有無、先願先登録商標の有無、類似商標の有無といった観点から調査することになります。登録申請の際に検討が必要な主なポイントは、次の通りです。

・識別性を有しているか

　登録しようとする商標が、ありふれた普通名称であるように、識別性を有さない場合は、商品等の出所を特定する機能を期待できないため、商標としての意味がないものとして商標登録することはできないため、注意が必要です。

・不登録事由に該当していないか

　また、法定の不登録事由に該当する場合にも、やはり商標登録をすることができません。

公益的な理由による不登録事由としては、特定の国家または公共団体の名称や標章と同一又は類似する場合や、商品の品質等を誤認させるような場合がこれにあたります。商品の品質等を誤認させるような場合とは、例えば、「銀座紳士服」や「愛媛みかん」のように、商品に地名などを含むもので、商品がその地域以外で生産されるような場合をいいます。

　私益的理由による不登録事由としては、他人の氏名・芸名と同一又は類似するような場合や、先に同一又は類似の登録商標があるような場合がこれに当たります。そして、この場合の商標の類否は、上記したような類否の判断方法と同一の視点で検討いたします。

⑵　出願する商品・役務区分の設定

　上記標章の調査と並行して、当該標章を出願する商品・役務の範囲を決定します。

　商標権は、商標と商品・役務の範囲で決定されます。同じ商標であっても、別の商品・役務である場合には、別個の商標であるとされます。　

　したがって、商標登録の条件が整っていたとしても、役務等の指定が実際の商品・サービスの内容とマッチしていなければ意味がありません。そして、この役務の指定が類否の範囲を検討する外縁を決めることになるものですので、その選択は非常に重要です。

　そのため、弊所においても商標出願を検討する際には、出願する商品・役務の範囲等についても、今後のビジネスの展開・構想を聞き取りさせていただいた上で、将来的なビジョンを念頭に置き、出願の際に必要な商品・役務区分について漏れのない出願内容にすることとしております。

⑶　商標登録申請

　以上の検討を前提とし、特許庁に登録申請書を作成し、商標登録申請を行わせていただいております。

Contents

特許権とはどのような権利？
その他の知的財産権？
特許権を取得するには？
特許権を維持するには？
自社製品の製造販売？
特許権が侵害されたときは？

特許権とはどのような権利？

　特許権とは、物、方法及び生産方法の発明を対象として国から付与される独占排他権です。独占排他権とは、発明の生産、使用及び譲渡等の業としての実施を独占できる権利です。したがって、特許権者は、原則として発明を自由に実施できるのみならず、第三者が無断で実施したときは差し止めることができるため、市場独占により利益が得られるというメリットがあります。また、第三者が無断で実施したときは特許法特有の制度を利用して損害賠償請求等ができるというメリットもあります。その反面、特許権の取得等と引き換えに発明の内容が一般公開されるため、発明の技術情報の秘匿が困難になるというデメリットがあります。また、特許権取得のために特許出願という手続きが必要ですが、当該手続き自体に費用が発生することなどもデメリットといえるかもしれません。これらのメリット・デメリットを考えると、特許権を取得すると決めた以上は、第三者の無断実施を差し止めるなどして積極的に権利行使しながら、市場において果敢に利益追求していくべきものと思われます。

　なお、特許権取得の対象となり得る発明は、難しい技術のみに限られるものではありません。例えば、身の回り品等で改良工夫したものなど、予想以上にあらゆるものが特許権取得の対象となり得ます。おおまかには、物の発明、方法の発明及び生産方法の発明に分類され、発明の技術内容が権利対象となります。自然法則を利用したもののみが発明となるため、人為的な取決めや単なる発見等は発明となりません。

その他の知的財産権？

　特許権以外に、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権等の知的財産権があります。

【実用新案権】

　実用新案権は、物の構造等の技術内容を権利対象とするため、特許権と異なり、方法及び生産方法は権利対象となりません。特許権と比較して権利取得自体は容易ですが、第三者に対する権利行使の局面で一定の制約があります。

【意匠権】

　意匠権は、物品の形状及び模様等の外観を権利対象としています。特許権等のように発明の技術内容には注目せず、物品の外観が類似する範囲で第三者に対する権利行使ができるため、特許権等とは違った観点から特許権等と併用して利用できます。

【商標権】

　商標権は、自身の商品又はサービスを第三者のものと区別するためのマークを権利対象としています。特許権等のような発明の技術内容又は意匠権のような物品の外観には注目せず、当該マークに化体した信用等を保護する趣旨から、権利取得及び権利行使等の局面で特許権等とは異なる特色があります。

【著作権】

　著作権は、特許権、意匠権及び商標権と異なり、特許庁による審査を経ずに権利発生します。特許庁による審査を経ずに権利発生するため、特許権等のように出願手続に費用が発生することはありませんが、特に、重要な著作物については、文化庁の登録制度を活用することが望ましいと思われます。

特許権を取得するには？

【発明】

　特許権を取得するには、当然ですが、最初に、特許権の対象となる発明をしなければなりません。発明をすること自体が最も難しいことかも知れませんが、実際は、普段から製造している製品等を改良することで、日々の発明がなされているとも言えます。改良製品等について市場におけるニーズが見込まれるようなものであれば、特許権取得を積極的に検討すべきものと思われます。

【出願】

　どのような発明であっても、特許出願という手続きをしなければ、特許権を取得することはできません。具体的には、特許出願書類を特許庁に提出し、特許庁の審査官による審査を経るなどするという手続きとなります。審査官の審査は、従来技術と比較した発明の新規性及び進歩性等の特許性を判断するもので、従来技術と同一の発明は新規性が否定され、容易に思い付くような発明は進歩性が否定されて、特許権を取得できないこともあります。但し、容易に思い付くか否かの進歩性の判断は、技術分野や出願書類の内容で流動することもあるため、従来技術と全く同一の発明でない限り、特許出願を検討すべきものと思われます。なお、発明した製品を市場に流通させるなどすると、その後に特許出願しても特許権取得が難しくなる場合があるため、市場に流通させるなどする前に、特許出願するか否かを検討すべきです。

【登録】

　特許庁の審査官による審査を経るなどして、発明の特許性が認められたうえで特許料を納付等すると、特許権を取得することができます。特許権者は、特許出願の日から２０年間は特許権を存続させて発明を独占実施できるものとなりますが、存続期間が満了すると特許権は消滅します。なお、特許権は国内における独占排他権であるため、海外における独占実施を希望する場合は、原則として発明の内容が一般公開される前に、その国ごとに特許出願等の手続きをしなければなりません。

特許権を維持するには？

【特許料】

　特許権は特許出願の日から原則として２０年間は存続させることができますが、毎年特許庁に特許料を納付しなければ特許権が消滅してしまいます。特許料は、特許権の取得後から段階的に高額化するため、特許権の取得前は発明を事業化していなくても、特許権の取得後からは積極的に事業化していくべきものと思われます。事業化して利益追求しないと、特許出願の手続費用を回収できないだけでなく、特許料の納付が負担となるため、せっかく取得した特許権を存続させることが困難になります。

【無効審判】

　特許料を納付していても、特許出願の日から２０年間のうちに特許権が消滅することがあります。第三者が特許庁に無効審判を請求し、特許庁があらためて発明の新規性及び進歩性等を審理した結果、その発明について特許性が否定された場合は、特許権が消滅することになります。特許権者から権利行使される第三者は、特許権が無効であるとして反論することが多く、また、市場におけるニーズのある発明ほど、第三者は特許権を消滅させて自由実施を企図します。したがって、第三者からその有効性が争われる特許権は、発明が優れていることの証しであると言える場合もあります。

自社製品の製造販売？

【他人の特許権の調査】

　特許権を取得するか否かにかかわらず、自社製品を製造販売等しようとする場合には、他人の特許権を侵害しないよう気を付けなければなりません。特許調査により他人の特許権を発見することができれば、それが自社製品の開発前であれば開発費の無駄を回避することができ、それが製造前であれば設備投資の無駄を回避することができ、それが販売前であれば損害賠償リスクを回避することができます。

　なお、他人の特許権を侵害するような場合でも、当該他人との間で実施権設定契約等を締結することができれば、自社製品を製造販売等することができます。

【特許調査の方法】

　一般公開されている特許公報を確認して特許調査することもできますが、特許公報の発行量が膨大であるため、専門の調査会社等に依頼することも有効な手段です。また、製造販売する自社製品の技術情報を秘匿するつもりがなければ、最初から特許出願してしまうというのも一つの手段です。なぜなら、特許出願して審査官の審査を経るときに、発明の新規性及び進歩性等を判断することになるため、一般公開されている特許公報も審査官に確認してもらえるからです。

【秘匿化の判断】

　自社製品が発明として進歩性等が認められそうでも、特許権を取得するか否かは別途検討されるべきものと思われます。特許権を取得すると特許公報が発行されるため、自社製品の技術情報も世界的に一般公開されるからです。そして、技術情報が世界的に一般公開されると、特許権の消滅後は誰でも自由実施できるだけでなく、特許権を取得していない海外においては即座に誰でも自由実施できてしまいます。したがって、例えば、製造販売しても他人からは自社製品の技術情報が容易に把握できない場合は、特許権取得を絶対視することなく、機密情報として秘匿化することも検討すべきです。機密情報として秘匿化する場合等は、他人による後発的な特許権取得に備えて、公証制度やタイムスタンプを利用してもよいかもしれません。

【自社製品の製造販売】

　特許権を取得した自社製品を自社で製造販売等するほかに、他社に製造販売等させる場合には、当該他社との間で実施権設定契約等を締結して実施料収入を得ることなどができます。なお、特許権が共有の場合には、共有者の同意を得たうえで当該他社に製造販売等させることが必要となります。

特許権が侵害されたときは？

　特許権を取得した以上は、第三者の無断実施を差し止めるなどして積極的に権利行使しながら、市場において果敢に利益追求していくべきものと思われます。

【訴訟提起前】

　第三者による無断実施らしきものを発見したときは、最初に特許権侵害となっているか否かを検討することが必要となります。特許権侵害の検討においては、均等侵害の成否も含めて検討することになりますが、ほぼ確実に特許権侵害が見込まれる場合は、相手方に警告書を差し出すなどすることで、相手方が自発的に実施を中止するように働きかけます。特許権侵害が確実とは言えないもののその蓋然性があると判断した場合は、証拠保全の手続きを利用することを検討してもよいかもしれません。

【訴訟提起後】

　相手方による特許権侵害が確実な場合はもちろん、確実ではないもののその蓋然性があると判断した場合に、相手方が自発的に中止しないときなどは、裁判所に訴訟提起することで、相手方に差止請求及び損害賠償請求等の権利行使をすることになります。そして、相手方による特許権侵害を裁判所が認定すれば、強制的に相手方の実施を中止させたり損害賠償させたりすることもできます。なお、訴訟提起から判決、強制執行までの間に、無断実施による被害が著しく拡大したり相手方の財産が散逸したりする場合は、訴訟提起前に民事保全の手続きを利用することも検討できます。